France: le difficile combat contre les pratiques des marques de fabrique

Les détaillants de mode sont aujourd'hui confrontés à de multiples défis découlant du commerce mondial, de l'explosion du commerce électronique et de la nécessité de fonctionner de manière durable tout en répondant aux attentes de plus en plus grandes de leurs clients. Dans ce climat, l’image et la réputation d’une marque sont devenues des facteurs clés du succès de l’entreprise. Les marques de commerce, dans ce climat changeant, offrent un avantage concurrentiel extrêmement précieux, rendant d'autant plus nécessaire la nécessité de les protéger. Les entreprises prudentes sont donc proactives dans leur stratégie de protection et d’application des marques.

Une menace importante pour les marques découle de ce que l’on appelle les pratiques de contrôle des marques. Ces pratiques, bien que moins connues que les pratiques de contrôle des brevets, se produisent lorsqu'une personne ou une société demande par anticipation l'enregistrement d'une marque utilisée par un titulaire de marque sans intention de l'utiliser pour le commerce ou la production de biens ou de services, mais en tant que moyen de pression contre le propriétaire légitime de la marque.

Les pratiques des marques de commerce comportent deux comportements principaux:

Titulaire de marque opportuniste: le déposant n'utilise pas ou n'a pas l'intention d'utiliser la marque, mais dépose de manière opportuniste une marque (notoirement connue ou non) enregistrée par une autre société dans d'autres pays ou dans d'autres classes. Par la suite, le troll détient la marque contre rançon, exigeant une licence ou des frais d’achat lorsque le propriétaire légitime décide d’étendre la protection de sa marque. Intimidateurs de marques: une société jouissant d'une réputation bien établie dans un ou plusieurs pays exerce des mesures coercitives pour protéger ses marques au-delà de ses frontières territoriales et / ou de son champ d'activité actuel, en poursuivant en justice d'autres sociétés qui utilisent les mêmes marques ou des marques similaires dans des pays tiers ou non liés zones. Un tyran des marques de commerce recourt à des menaces de poursuites contre une autre société qui opèrent clairement et au-delà de tout doute raisonnable dans le respect du droit des marques. Les intimidateurs de marques utilisent le droit des marques comme camouflage; leur objectif est de pousser les concurrents, ou ceux qu'ils interprètent comme des concurrents, à la faillite. Ils y parviennent généralement en menaçant de poursuivre en justice, étant bien conscients du fait que de nombreux petits concurrents ne peuvent supporter les coûts associés à une longue procédure.

Le comportement de l'intimé de la marque n'est pas illégal en soi; Les revendications de marque font partie de toute stratégie d'application de la marque et sont nécessaires à une entité de toute taille pour préserver ses droits de marque. Toutefois, si les abus sont flagrants, les tribunaux pourraient condamner un tel comportement par le biais des dispositions pertinentes en matière d'abus de droit.

Le comportement du déclarant opportuniste pourrait être résolu par des actions fondées sur la fraude ou l’absence d’intention réelle d’utiliser. Une décision récente rendue par le tribunal de première instance de Nanterre le 20 décembre 2018 admet une revendication de propriété basée sur une fraude dans un litige intéressant impliquant une marque américaine bien connue, Supreme, détenue par la société Chapter 4, qui vend des vêtements de ville et urbain vêtements et accessoires. Le chapitre 4 possédait plusieurs enregistrements de marques aux États-Unis et en France dans la classe 25 de la marque Supreme, qu'elle utilisait intensivement dans les deux pays sous cette forme:

Comme la forme stylisée n'était pas protégée en France et que l'enregistrement de la marque française en vertu du chapitre 4 était limité aux vêtements de la classe 25, la société américaine a décidé de déposer deux demandes de marque française, l'une pour la marque verbale Supreme et l'autre pour la marque susmentionnée. logo. Un entrepreneur français s’est opposé à ces deux demandes mais, treize jours auparavant seulement, avait déposé la demande de marque française pour la marque suivante dans les classes 16, 25 et 32:

Le chapitre 4 a formé une opposition à la marque de l’entrepreneur français sur la base de ses droits de marque antérieurs sur la classe 25. La demande de marque a été partiellement rejetée mais enregistrée en classe 16. Un an après, l’entrepreneur français a déposé une nouvelle demande de marque française pour la même marque stylisée. les marques des classes 2, 14 et 33 et une demande de marque française pour la marque verbale Supream des classes 18, 25 et 35. Toutes étaient enregistrées.

Parce que l'entrepreneur français – malgré une nouvelle lettre de cessation et d'abstention du CHAPITRE 4 – a conservé ses enregistrements de marque, la société américaine a intenté une action en justice pour fraude, revendiquant la propriété de ces marques et, éventuellement, leur nullité.

Sans surprise, compte tenu de l'élément clairement frauduleux de l'affaire, le tribunal a jugé que les enregistrements de la marque de la défenderesse avaient été archivés de manière frauduleuse et a ordonné le transfert total des droits sur les marques contestées au profit de leur propriétaire légitime, au motif que (i) la marque Supreme jouissait d'une réputation bien établie en France, notamment depuis l'ouverture de sa célèbre boutique parisienne; ii) il existait un risque de confusion indépendamment de l'absence de similitude entre les produits couverts; et iii) rien ne justifiait de bonne foi l'utilisation du signe litigieux dans le cadre de l'activité commerciale de l'entrepreneur français.

L'importance des faits pour déterminer et analyser une fraude potentielle

En tant que propriétaire de marque, lorsque vous envisagez la possibilité qu'un troll de marque s'attaque à votre marque, vous devez d'abord pouvoir répondre aux questions suivantes:

L’adoption d’une marque identique par un tiers vous empêche-t-elle, en tant que propriétaire légitime d’une marque, d’utiliser votre propre marque, que vous utilisez depuis plusieurs années, dans le pays en question? La marque déposée par le tiers est-elle nécessaire pour ses activités actuelles ou futures? Est-ce lié à une entreprise légitime? Y a-t-il un élément qui montre que le tiers peut ne pas avoir une intention réelle d'utiliser la marque?

Le fardeau de la preuve, qui repose sur le demandeur / victime, est assez élevé; il est toujours difficile de fournir une preuve claire et non ambiguë d'une intention malveillante. Heureusement, l’intention frauduleuse est généralement déterminée par les tribunaux français sur la base du faisceau d’indices, résultant de facteurs tels que la renommée de la marque antérieure à l’étranger et en France; une similitude entre les marques et les produits et services; absence d'utilisation; le demandeur assistant aux mêmes expositions ou événements que le titulaire légitime de la marque; le demandeur est un ancien employé, distributeur ou entrepreneur; et des preuves de voyage régulier dans le pays du propriétaire légitime.

Considérations stratégiques pour limiter la fraude

La fraude est multiforme et, malheureusement, il n’ya pas de défense absolue contre les comportements frauduleux, ce qui peut être perçu comme un prix inévitable du succès. Néanmoins, la première recommandation est de faire preuve de diligence de la manière suivante:

Protégez votre marque pour les biens et / ou les services qui présentent un intérêt direct pour votre entreprise, mais aussi avec une protection défensive contre la fraude dans la couverture de biens et de services, qui peuvent ne pas présenter un intérêt immédiat pour votre entreprise, mais sont similaires ou plutôt complémentaires ou sont couramment associé sur le marché aux biens et services que vous vendez; Protégez votre marque dans les pays où vous exercez ou envisagez de le faire à l'avenir, mais également dans les cas où la contrefaçon et les applications frauduleuses constituent un comportement courant. Profitez de la priorité de la Convention de Paris lorsque vous étendez votre protection de marque à l’étranger afin de bénéficier de la première date de dépôt. Traductions de fichiers et / ou translittérations de votre marque. Surveillez le marché et les demandes de marques de tiers de partout dans le monde afin d'identifier le plus tôt possible les demandes de marques frauduleuses ou contrefaites le plus tôt possible.

Bien qu'il n'y ait pas de garantie parfaite, ces étapes vous aideront à construire une stratégie efficace de mise en œuvre des marques.